Litiges en matière de noms de domaine

PANORAMA DE CONFLITS PORTANT SUR LES NOMS DE DOMAINE

"La moitié des contentieux liés à l'Internet concerne aujourd'hui l'attribution des noms de domaine " (Me Itéanu à M.-J. Gros, Difficile de se faire un nom sur la Toile, Libération, 4 juillet 2000, p. 34). Pour s'y retrouver dans le maquis des litiges, voici retracée leur "saga ".

Un communiqué de presse a récemment souligné qu'un "nombre record d'affaires de cybersquattage (sic) a été soumis en mai au Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, portant à 569 le nombre total d'affaires dont le Centre a été saisi " (arbiter.wipo.int/press/pr-100-fr.html). Ce phénomène est connu de longue date - rapporté à la vitesse à laquelle se développe Internet - et a peut-être constitué tout à la fois la première forme de commerce électronique et l'objet des premiers litiges liés au Web. Même s'il est combattu, on s'aperçoit que le domain name grabbing persiste aujourd'hui, et semble même enfler ; toutefois, le regroupement des procédures (une liste de litiges peut être consultée sur www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm, ou sur arbiter.wipo.int/domains/cases/all-fr) a certainement un effet grossissant. Les chiffres évoqués, en plus de traduire la popularisation d'Internet sous un angle très particulier, sont aussi les effets d'améliorations procédurales pour la résolution des litiges liés aux noms de domaine, dans une perspective internationale. Ont ainsi été adoptées sous l'égide de l'I.C.A.N.N. des règles ayant pour objet d'offrir aux titulaires de marques un recours en cas d'usage de celles-ci en tant que noms de domaine (N. Dreyfus-Weill, La procédure en ligne : une solution dans les conflits entre noms de domaine et marques ?, Petites Affiches, 14 mars 2000, n° 52, p. 4). Ces nouvelles propositions de résolution ont aussi fait naître les critiques, en ce qu'elles favoriseraient systématiquement les titulaires de droits sur des marques sans tenir compte de la bonne foi des dépositaires d'adresses (www.nytimes.com/library/tech/00/05/cyber/cyberlaw/19law.html - inscription requise-).

Après avoir fait converger les technologies, le numérique a aussi pour effet de faire s'entrechoquer des signes d'origine et de nature différentes, jusqu'alors plus ou moins protégés dans des périmètres restreints, et qui sont désormais en compétition pour leur attribution sur la Toile Mondiale. Comment s'y retrouver dans les batailles pour la conquête de ces signes numériques (que certains font déjà accéder au rang de marques : J. Lendrevie, Créer de la valeur pour le consommateur avec Internet, Les Echos, 25-26 juin 1999) ? Pour commencer de répondre à cette question, est dressée ci-après une typologie de conflits liés à ces identifiants. L'objectif de ce tableau sans prétention et très certainement incomplet est avant tout de fournir des pistes pour des praticiens, de plus en plus sollicités par des acteurs qui désormais veulent tous avoir leur site Internet : particuliers, associations, collectivités, etc.

De façon à enrichir le panorama fourni par la seule jurisprudence française (qu'il sera facile de reconstituer, en utilisant par exemple le site www.juriscom.net), les sources utilisées ci-après sont aussi étrangères. En outre, tous les conflits d'adresses n'ayant pas forcément donné lieu à décision judiciaire ou arbitrale, et d'autres étant pendants, les sources citées sont parfois des articles de journaux. On observe en effet que des " porteurs légitimes " d'adresses y renoncent parfois sous la pression, façon de montrer qu'en plus de la célérité pour l'obtention d'une adresse (énoncée sous le fameux axiome : "premier arrivé, premier servi "), l'âpreté est récompensée pour sa récupération. Ce pourrait être l'un des enseignements du présent "classement ", qui témoigne aussi du fort effet de résonance des conflits portant sur les noms de domaine.

Cédric Manara,
Professeur à l'EDHEC
Reproduit avec l'aimable autorisation des Petites Affiches

CONFLITS	ILLUSTRATIONS POSSIBLES	SOURCES	OBSERVATIONS
Marque notoire / Nom de domaine identique	L'OREAL / lorealparis.com	TGI de Nanterre, 30 juin 1999 A voir sur : www.legalis.net	Ces cas sont aussi classiques que connus. Il s'agit du plus haut degré de ce qui est appelé cybersquatting. Le Web est une opportunité pour des " petits " acteurs accédant à un marché large : ce n'est qu'un support différent de l'activité de titulaires de marques de haute renommée, rompus à faire reconnaître et protéger leurs droits, et gagnant systématiquement leurs revendications d'adresses constituant des contrefaçons. Quoique ce tableau ne dresse pas une hiérarchie des signes, on peut poser que dès lors qu'une marque notoire est en jeu, elle prévaut systématiquement sur toute adresse électronique.
Marque déposée / Nom de domaine identique	ATLANTEL / atlantel.com	TGI de Bordeaux, 22 juillet 1996 A voir sur : www.legalis.net	Cette affaire connue est aussi la première de ce genre en France. En principe, l'adresse électronique ne résiste pas quand elle est combattue par le titulaire d'une marque devant un juge mettant en œuvre un système juridique qui est aussi celui qui a fait naître le droit sur cette marque.
Marque déposée / Nom de domaine en idéogrammes	SANKYO Co., Ltd. /	A voir sur : www.wipo.int	L'enrichissement du nom de domaine par l'appel à des formes de ce type rappelle les contentieux nés à propos des marques figuratives : en plus de la similitude de forme, il faudra s'interroger sur les similitudes phonétiques, visuelles, etc. (Ici, les idéogrammes constituaient étaient utilisés en tant que marque par leur image ET leur sens)
Nom de domaine en .fr / Marque déposée en France	OCEANET.FR / Oceanet	TGI du Mans, 29 octobre 1999 A voir sur : www.juriscom.net	En l'espèce, une société utilisait la dénomination Oceanet comme nom de domaine antérieurement au dépôt d'une marque complexe reprenant cette dénomination. Ce type de solution reste isolé : donnée dans un contexte franco-français, elle est aussi la seule à aller dans ce sens.
Marque déposée / Nom de domaine similaire	DELL / dellbackup.com, dellmac.com, dellsolutions.com, dellparts.com & 1-800-dell.com	A voir sur : www.bizjournals.com	L'une des plus importantes sociétés de commerce électronique, qui vend des ordinateurs par le canal du Web, attaque 23 personnes en justice, leur contestant la possibilité d'utiliser des noms de domaine comportant en partie son signe. Se pose ici la question de l'étendue du droit à protection d'une marque que l'on retrouve au sein de noms de domaine dont le gisement est limité.
Marque d'un fournisseur / Nom de domaine d'un de ses revendeurs composé avec cette marque	SONY / espace-sony.com & alifax-espace-sony.com	TGI de Nanterre, 20 mars 2000 A voir dans : Dalloz 2000, A. J., 287 et sur : www.legalis.net Norwich-union-france TGI de Bordeaux, 12 mai 1999 A voir sur: www.legalis.net	Seul un droit d'usage avait été accordé de façon précaire au revendeur. Ç'aurait été donner à ce dernier une exclusivité sur la marque que de lui laisser utiliser le nom de domaine correspondant. La coexistence d'adresses électroniques similaires paraît toutefois possible dans le cadre d'un réseau de distribution organisé sur Internet, en fonction de la licence accordée par la tête de réseau. On peut rapprocher de cela une espèce atypique dans laquelle le juge des référés n'avait pas interdit à un salarié de continuer d'utiliser le nom de son employeur dans un nom de domaine norwich-union-france.com ouvrant sur un site non officiel
Nom de domaine composé d'initiales d'une dénomination / Ce même sigle déposé en tant que marque	MMA.FR / mma (Mutuelles du Mans Assurances)	TGI de Paris, 20 mars 2000 A voir dans : Dalloz 2000, A.J. 259 et sur : www.juriscom.net	C'est ici une sorte de consécration judiciaire de la règle " premier arrivé… ", dans une décision qui relève que le risque de confusion n'existe pas, les deux sociétés exerçant dans des secteurs différents. Dans un tel cas, il pourrait toutefois être objecté que dans le grand public, le sigle disputé renvoie plus naturellement à la seconde société.
Marque / Nom de domaine reprenant les initiales de cette marque	VOLKSWAGEN / vw.com	A voir sur : news.cnet.com	Le fournisseur d'accès à Internet VirtualWorks avait pour adresse électronique vw.net depuis 1996. L'utilisation de ce nom de domaine lui a été interdite suite à l'action en justice du groupe Volkswagen. Outre la mauvaise foi du défendeur (qui avait tenté de vendre l'adresse à la compagnie automobile), le juge américain a considéré que le fait que les deux sociétés offrent des produits différents est juridiquement non pertinent dans la mesure où toutes deux utilisent le Web à des fins commerciales.
Marque / Nom de domaine qui est aussi un terme générique	ESQUIRE / esquire.com	A voir sur : www.globetechnology.com	Celui qui avait déposé en 1994 ce terme utilisé à titre protocolaire pensait pouvoir légitimement l'enregistrer. Plus de cinq après cette utilisation, l'I.C.A.N.N. a restitué l'adresse au magazine Esquire. L'usage d'un nom courant à titre de marque peut aussi emporter sa " privatisation " en tant que nom de domaine.
Dénomination sociale / Nom de domaine identique	TOULEMONDEBOCHART/ toulemondebochart.com & toulemonde-bochart.com	TGI d'Hazebrouck, 16 décembre 1999 A voir dans : Dalloz 2000, A.J. 54	Les faits montrent l'évidente mauvaise foi de la personne ayant procédé à l'enregistrement de ces adresses. Dans le même temps, ils révèlent que la règle " premier arrivé, premier servi " peut aussi se compléter par une autre selon laquelle le premier à revendiquer sera aussi le premier satisfait. Raisons sociales ou enseignes identiques mais non concurrentes parce que circonscrites à des périmètres réduits (du type 'café des sports') s'affrontent dans leur accession au statut électronique.
Signe protégé par un texte particulier / Nom de domaine reprenant ce signe	BANQUE POPULAIRE / Banquepopulaire.net	eResolution, décision administrative, 19 décembre 2000 A voir sur : www.eResolution.ca	Quoique rendue en application des règles UDRP, la décision présente un relatif intérêt, dans la mesure où elle vise un texte législatif français portant création de la Banque requérante (loi du 7 mars 1920 qui " réserve l'emploi de l'expression "Banque populaire" sur le territoire français aux entreprises autorisées par la loi "), et s'appuie en partie sur cette instrument de consolidation d'un droit sur un signe pour transférer celui-ci à son titulaire légitime.
Nom de domaine identique à la dénomination sociale de son attributaire / Dénomination sociale identique	ALICE.FR / Alice	Paris, 4 décembre 1998 A voir dans : Les Echos du 15 fébrier 1999, N. Dreyfus-Weill et sur : www.juriscom,net	L'absence de comportement fautif du déposant, et de concurrence économique entre les parties au litige, a amené le juge à consacrer l'utilisation d'un nom de domaine qui est aussi un prénom commun. Ces diverses caractéristiques amènent à penser que cette décision pourrait rester isolée.
Nom de domaine / Son antonyme	notamazon.com / amazon.com notharvard.com / harvard.com	A voir sur : www..findlaw.com/ et sur www.journaldunet.com/	Dans les deux espèces (dont seule la seconde fait l'objet d'un procès), il s'agit d'utiliser la notoriété d'autrui pour construire son site, qu'il soit critique - notamazon tend à attaquer la suprématie de la tête de proue du commerce électronique - ou à but lucratif - notharvard propose des produits de formation). Ces cas de figures se situent ici au croisement du droit des marques et de celui de la liberté d'expression, qu'elle soit à visée politique, consumériste, ou autre. L'action militante risque vraisemblablement d'être autorisée quand sera censurée la mauvaise foi commerciale…
Prénom et nom patronymique / Nom de domaine identique	JULIA FIONA ROBERTS / juliaroberts.com AMELIE MAURESMO / ameliemauresmo.com	A voir sur : www.wipo.int www.injef.com (en espagnol)	A l'instar des marques notoires, le nom de stars planétaires est particulièrement protégé contre l'usurpation par une adresse. Cette dernière n'est pourtant pas toujours revendiquée (ainsi le site monicalewinsky.com - aujourd'hui désactivé - n'aura pas contribué à une autre saga judiciaire, celle des noms de domaine). Une autre affaire relative à une célébrité (leoblair.com, adresse enregistrée quelques heures après la naissance du fils du Premier Ministre du Royaume-Uni) a amené certains juristes à se demander s'il faut désormais déclarer un enfant à l'état civil et se réserver le nom de domaine correspondant
Prénom et nom patronymique / Nom de domaine identique	STING (Gordon Sumner) / sting.com	A voir sur : www.wipo.int	Quoique connu depuis 20 années et autant d’albums, le fameux chanteur n’a pu récupérer son pseudonyme correspondant à un nom commun en langue anglaise, et 20 fois déposé en tant que marque aux Etats-Unis, l’enregistrement du nom de domaine n’ayant pas été considéré comme abusif.
Pseudonyme / Nom de domaine identique			Le pseudonyme ayant accédé à une protection digne de celle du nom, la solution sera identique à celle avancée pour les patronymes (lire aussi G. Haas et O . Tissot, Peut-on utiliser un pseudonyme pour enregistrer un nom de domaine sur Internet, Les Annonces de la Seine, 1998, n° 61).
Marque / nom de domaine composé du seul nom patronymique	PASTEUR / pasteur.net	A voir sur : www.zdnet.fr	Une personne avait employé son nom patronymique pour en faire l'adresse de son site, consacré à la généalogie et aux familles portant un nom identique au sien. Elle y a renoncé sous la pression de l'Institut Pasteur, justifiant d'une dénomination sociale et d'une marque identiques. La confusion ne semblait pourtant guère possible, le site indiquant qu'il n'était pas officiel, renvoyant même aux pages de l'Institut. Les conflits avec les noms de personnes privées sont la seconde génération des litiges liés aux noms de domaine. En France, les règles de nommage prévoient que ces adresses auront la forme '.nom.fr', ce qui ne peut permettre d'offrir une adresse unique à chacun si toute la population succombe à la mode Internet. En l'état, les conflits ne semblent guère solubles… sauf à composer des adresses à partir du numéro de sécurité sociale ?!
Nom patronymique / Nom de domaine fait d'un acronyme semblable	chirac.org (Concept Hypertexte Internet Rassemblant les Acteurs contre le Chômage) gwbush.com / Georges W. Bush		Le cas présent est aussi une aporie : étant donné l'objet de ces sites,militant ou parodique, on imagine mal que soit intentée une action visant à défendre les noms de dirigeants politiques. On peut, en revanche, se demander quel sort sera fait à l'action d'autres citoyens portant ce nom.
Nom d'une collectivité / Nom de domaine identique		A voir sur : www.legalis.net	L'affaire Elancourt aurait pu servir d'illustration, si elle n'avait pas porté sur l'adresse d'une page Web (chez.com/elancourt). En outre dans cette espèce la collectivité avait déposé la marque correspondant à son nom. Pour rejeter la demande de la ville, départ a été fait entre la nature privée des pages du défendeur et celle publique du site de la commune. Un signe également utile dans la sphère publique, à des fins d'informations ou de débats, pourrait donc peut-être échapper à la revendication. En revanche, on ne peut que reformuler des remarques faites plus haut pour les cas ou deux collectivités au nom identique (Saint-Martin par exemple) se disputeraient une adresse.
Nom de domaine / Nom d'une institution	elysee.org, mairiedeparis.com, whitehouse.com		Ces sites satiriques ou à caractère pornographique n'usent pas de signes protégés. A supposer qu'ils deviennent nuisibles, une sanction est à craindre sur le fondement de la responsabilité civile.
Marque / Nom de domaine fait du nom d'une association	TUPPERWARE / Tupperweb	A voir sur : www.zdnet.fr	La société Tupperware a demandé à l'association Tupperweb d'abandonner son nom, sous peine d'assignation. Cette dernière a accepté. Le degré de protection respectif de ces deux identifiants en droit français laisse augurer du résultat judiciaire. Ce cas de figure démontre aussi que l'acquisition d'une adresse électronique renvoyant à sa marque est plus redoutée de son titulaire qu'une utilisation dans un cercle restreint.
Nom de domaine / Nom de domaine similaire	E-CARD.COM / ecard.com	A voir sur : www.globetechnology.com www.nytimes.com (enregistrement requis)	Dans un conflit opposant ecard.com et e-card.com, sites qui proposent tous deux des cartes postales électroniques, le second a obtenu la condamnation du premier pour concurrence déloyale, faisant valoir que son activité avait débuté avant celle de son concurrent, et qu'il avait un " droit de regard " sur les noms identiques aux siens. Dans de telles espèces, l'appréciation du risque de confusion devrait porter avant tout sur la structure et le graphisme des pages.
Nom de domaine / Nom de domaine identique mais de terminaison différente	ERESOLUTION.CA / eresolution.com	A voir sur : www.wipo.int	Cette illustration est fallacieuse, le demandeur étant aussi titulaire d'une marque correspondante. Dans ce type de conflit, pourrait être pris en compte le type de public auquel s'adresse un site dont l'audience peut être limitée aux personnes de la " nationalité " indiquée par la fin de l'adresse.
Nom de domaine / Nom de domaine de signification identique	quepasa.com - whatshappenin.com	A voir sur : bizyahoo.fr	Il s'agissait d'un litige entre deux compagnies respectivement titulaires des noms de domaines, nettement différents mais de signification similaire, qui s'est finalement achevé par un accord amiable. La prise en compte du public et le risque de confusion déterminera en l'occurrence le sort du nom.
Nom de domaine / Signe non approprié mais attribuable	emancipez-paris.com	A voir : www.lemonde.fr	Ce slogan a été enregistré en tant que nom de domaine quelques heures après avoir été lancé à la télévision par un candidat potentiel à la mairie de Paris ! Pourrait-on amener le débat sur le terrain de la liberté d'expression ? Une protection pourrait être accordée à la personne " spoliée " démontrant que l'enregistrement porte sur une " création originale ", dans le sens que lui donne le droit de la propriété intellectuelle (quid de jospinpresident.net ?)
Nom de domaine / droit d'auteur	CALIMERO / Calimero.org	TGI de Paris, 24 mars 2000	Frappant les adresses constitutives de contrefaçon par son bras du droit des marques, la propriété intellectuelle fait aussi évidemment échec aux adresses utilisant le nom d'une œuvre reconnue par son autre bras, celui de la propriété littéraire et artistique.
Label, certificat de qualification, appellation d'origine, marque collective / Nom de domaine			On peut poser que ces signes faisant l'objet d'une réglementation prévaudront sur les adresses électroniques les copiant servilement, d'autant qu'ils ne sont en principe attribués que par des tiers aux sociétés qui en font la demande.
Marque / Nom de domaine reprenant cette marque pour composer un message critique	VERIZON / verizonshouldspendmoretime fixingitsnetworkandlessmoney onlawyers.com	A voir sur : www.2600.com	Ici, des activistes ont déposé un nom (en fait une phrase) visant une société qui devrait selon eux passer plus de temps à entretenir son réseau qu'elle ne consacre d'argent à ses avocats, dans les 63 caractères maximum que l'on peut donner à une adresse. Pour leur défense, les titulaires de ce nom particulier se réclament de la liberté d'expression. Le nom de domaine peut aussi, en tant que message, devenir un instrument de dénigrement ou de diffamation. En droit français des marques, l'exception de parodie n'est pas recevable.
Code minitel / Nom de domaine		Paris, 20 septembre 1991	Dans des développements consacrés à la " dénomination commerciale électronique " (AFTEL, Le droit du multimédia. De la télématique à Internet, Editions du Téléphone, Paris, 1996, p. 222), Jérôme Huet évoque un cas de " rivalité entre deux codes " résolu contre celui qui avait adopté un code semblable.
Code postal / Nom de domaine		TGI de Draguigan, 21 août 1997 A voir sur : www.legalis.net	Faute de pouvoir utiliser le nom protégé d'une ville, certains songent à un tel contournement. Le site ne devra évidemment pas créer de confusion avec l'activité officielle de la collectivité (voir affaire Elancourt supra, et aussi l'affaire Saint-Tropez).

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